Durante mais de 17 anos atuando com assuntos ligados à Propriedade Intelectual (marcas, patentes, direitos autorais, desenhos industriais e softwares) e com Direito Penal Econômico, afinal sou advogado com formação e expertise exclusiva nessas duas áreas, fui procurado por diversos inventores, empresas, empreendedores e empresários com dúvidas sobre como tornar uma ideia algo de fato exclusivo ou como fazer registro de marca adequadamente.

Minha tarefa tem sido disseminar a importância do conhecimento do que efetivamente pode ser protegido dentro do campo das marcas e patentes e como tudo isso funciona, destacando o benefício que uma cultura empreendedora e inovadora que tenha atenção especial ao capital intelectual ganha em termos econômicos.

Nesse artigo reuni as principais perguntas que tenho recebido sobre registro de marcas no Brasil. Espero que elas ajudem você a entender melhor todo esse processo.

1. Minha marca deve ser completamente nova?

Para garantir o sucesso do registro de marca, você precisa ter uma expressão nova. Mas atenção, a novidade aqui é conhecida como relativa, pois é analisada dentro do seguimento do seu produto ou serviço. Um exemplo é a marca Bandeirantes. Temos essa expressão registrada em nome de diversas empresas, que não estão conectadas, e todas têm direitos sobre a marca, justamente em razão dela ser nova para aquele seguimento específico: bicicleta é diferente de canal de televisão, certo?

2. Como saber se minha marca pode ser registrada?

Além do fator “novidade”, comentado acima, sua marca precisa reunir outros requisitos exigidos pela lei para ser efetivamente registrada pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O principal requisito, e tal o mais básico, é saber se já não existe uma marca idêntica ou muito próxima para o mesmo produto ou serviço. Para isso, você dever realizar uma pesquisa no banco de dados do INPI, disponível no site do instituto. No entanto, é extremamente recomendável que um profissional habilitado auxilie nesse processo, já que existem diversos aspectos legais que influenciam no resultado ou na compreensão daquilo encontrado no site.

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3. Estou começando o negócio, mas não abri a empresa. Posso fazer o registro de marca?

O registro da marca pode ser feito tanto em nome da pessoa física, como da pessoa jurídica. O fundamental é que você comprove que sua atividade profissional está vinculada com o uso que pretende fazer da marca. Se você, por exemplo, é um profissional de educação física e quer registrar uma marca para academia, não haverá problemas. Assim que abrir a empresa, a recomendação é que faça a transferência para a pessoa jurídica.

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4. Tenho minha empresa aberta. Preciso registrar minha marca?

Não confunda o registro da empresa com o registro de marca. O fato de você ter formalizado o seu negócio, através do registro da empresa na Junta Comercial ou mesmo em um cartório, não significa que a marca que você usa é sua, mesmo que essa expressão também faça parte do nome da empresa.

5. Expressões descritivas não podem ser registradas como marca

É muito comum o empresário ou empreendedor escolher uma expressão que está ligada ao seu produto ou serviço, como a marca que irá representar todo o seu negócio, todo o seu esforço. Mas é preciso muito cuidado. Marcas meramente descritivas não podem ser registradas. É o caso, por exemplo, da expressão “camisa”, para roupas, ou “carro”, para automóveis.

6. Identifiquei uma marca parecida com a minha. Posso mudar algumas letras?

Não adianta alterar a grafia da sua marca para tentar distanciá-la de outra que existe. Usar o “K” no lugar do “C”, “X” no lugar do “CH” ou “S”, “Y” no lugar do “I” ou dobrar consoantes não muda nada. Se a sonoridade é a mesma e a palavra tem o mesmo significado, o registro não será viável. Portanto, a grafia da marca pouco importa.

7. Cuidado com as Marcas Estrangeiras

Se você conheceu uma marca em uma de suas viagens ao exterior e pensou em registrá-la aqui, muito cuidado. Ainda que a marca da empresa estrangeira não tenha sido registrada aqui, ela terá prioridade no processo de registro. O mais indicado é que você tente uma licença local, uma representação ou invista em uma marca nova, própria. Ah, e não adianta fazer uma versão em outro idioma para uma marca já conhecida. O registro será indeferido.

8. Marcas famosas, mas que identificam outros produtos ou serviços

Existem regras especiais para as chamadas marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas, expressões usadas pela legislação, mas uma coisa você deve ter em mente: não tente usar essa expressão para identificar seu serviço com a intenção de aproveitar o sucesso alheio, ainda que ele seja muito distante daquele identificado pela marca “famosa”. O registro provavelmente será negado e você ainda corre o risco de ser processado.

9. Minha marca tem a bandeira do Brasil. Posso registrá-la?

A Bandeira do Brasil, do seu estado ou de outros países não podem ser registradas. Se a expressão que escolheu está associada a esses elementos, o registro será negado. O mesmo se aplica para brasões, armas, medalhas, emblemas ou distintivos e monumentos oficiais.

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10. Azeite Espanhol, que não é espanhol.

A expressão que você escolheu não pode induzir a uma falsa ideia, seja da procedência, origem, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço. Portanto, se a sua marca tiver algo como “Vinho da França”, “Azeite Puro Espanhol” e você não é francês ou espanhol, tampouco o produto é lá produzido, o registro de marca será negado. Um caso clássico é a expressão “Virgin Again”.

Conte com o apoio de especialistas

Você mesmo pode realizar esses passos diretamente no site do INPI. Mas, que tal contar com uma assessoria profissional, para garantir que tudo seja realizado sem riscos e que nada atrapalhe a proteção da sua invenção? Fale com um consultor especializado da FG Marcas & Patentes e fique tranquilo, pois você terá uma equipe dedicada ao seu sucesso.

 

Mestre em Direito Penal Econômico Internacional e Especialista em Propriedade Intelectual.